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Trademark (상표)

Copyright

미국 상표출원 기본 정보

미국 상표법은 선등록주의를 채택하고 있는 대부분의 나라들과 달리 (우리나라 포함) 선사용주의를 채택하고 있는 국가로, 상표등록 및 유지를 위해 상표 사용실적이 반드시 요구된다.

선사용주의는 선등록주의에 대비되는 용어로, 간단히 말해 “먼저 사용한 자가 선권리를 갖는다”는 취지이다. 반면에, 대부분의 국가에는 “선등록주의”를 취하고 있으며, 이것은 “먼저 등록한 자가 선권리를 갖는다’는 뜻이다. 미국 특허법 (지금은 개정되었지만)이 취하고 있던 선발명주의와 비슷한 개념으로, 상표등록을 하지 않더라도 사용한 범위 (지역, 시간, 상품) 내에서는 상표권이 인정된다.

다만, 선사용에 의한 권리는 등록에 의한 권리와 달리, 상표를 사용한 범위 내에서만 상표권이 생긴다.

예를 들면, 어떤 사람이 뉴욕에 이탈리안 레스토랑을 열어 상표등록 없이 지난 수년간 가게 이름을 서비스표지로 사용하였다고 할 때, 이 사람은 상표등록을 하지 않았지만 뉴욕주 내에서는 상표권이 있는 것이고, 차후 동일한 상표로 상표등록(상표등록하는 경우에는 미연방 전역에 상표권이 미친다)을 한다고 해도, 이 사람의 뉴욕주 내 상표권에는 그 권리가 미치지 못한다. 즉, 상표권을 행사할 수 없고 2 개의 상표가 미국 내에 공존하는 것이다.

“선사용주의”는 그야말로 미국 상표법의 근간이 되는 기본원리로, 이 기본 원리 때문에 미국과 필리핀, 캐나다 등 소수의 국가 상표법은 선등록주의를 취하고 있는 대부분 나라의 상표법과 상당한 차이가 있다.

미국 상표출원 준비단계

① 등록할 상표의 검색

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교하여 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)이 없는 경우 등록이 가능하다. 따라서 출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록 상표가 존재하는지와 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인해야 한다. 연방 등록상표 또는 출원된 상표가 이미 존재하는지에 대한 검색은 미국 특허상표청 웹사이트(www.uspto.gov/main/trademarks.htm)에서 무료로 가능하며, 데이터베이스는 신청 중인(pending) 상표, 포기된(abandoned) 상표, 등록된(registered) 상표, 등록 후 말소된(dead) 상표 등을 포함하는 방대한 자료를 포함하고 있다. 이러한 검색절차는 상표 출원의 실질심사 단계에서 해당 상표가 거절 되는 것을 막기 위해 사전에 행하는 것이 필수적이다.

(1) 동일어 검색(Identical Name Search)

가장 간단한 검색으로 검색사이트에서 기본검색(Basic Search)을 선택하여 검색어(Search Term)칸에 검색하고자 하는 이름을 넣어 원하는 상표와 동일한 상표가 있는지 검색하는 것이다. 만약 검색 결과가 “Sorry, No results were found for your query”로 나왔다면 입력한 상표와 같은 이름의 상표가 없다는 말이다. 그러나 이 결과로 등록이 된다는 것은 아니고, 다른 상표와 혼동을 줄 수 있는 경우 상표가 거절 되므로 다음의 검색을 실행하여야 한다

 

(2) 유의어 검색(Screen Search)
유의어 검색이라 함은 연결된 단어로 된 상표라면 각각의 단어를 입력하여 넓게 검색하는 방법에 해당한다. 즉 국제상표기준과 거의 유사한 미국 상표법의 상품 또는 서비스의 카테고리 안에서 출원하려는 상표를 입력하여 출원 중이거나 등록된 상표 중에서 유효한 상표가 있는지 확인해 보는 검색이다. 이와 같은 검색의 결과를 통하여 상표 자체의 유사성 여부의 확인과 그 확인된 상품이 같은 카테고리 안에 존재하는지 확인할 수 있다. 예를 들면, 전자제품(Electronic devices)등은 IC 09의 카테고리이고, 의류(Clothing)는 IC 25의 카테고리에 존재한다. 애니메이션의 경우에는 상표로 등록될 캐릭터나 디자인 등이 어떤 물품에 사용될 것인지 결정되면 해당 카테고리를 검색하여 상품의 목록(list of goods)의 내용 중 유사한 상표를 분석하여 등록될 확률을 검토해야 할 것이다.

 

(3) 전문 검색 사이트의 사용
동일․유의어 검색 외에 유료 전문 검색 사이트를 이용하면 더 확실한 결과를 얻을 수 있다. 즉, 전문 검색(In-depth Search) 사이트를 선택하여 좀 더 전문적인 검색(Advanced Search)을 실행해서 결과를 보거나, 더 넓은 범위의 검색을 설정하여 검색하는 방법도 존재한다. 이러한 방법을 최종적으로 수행하여 해당 상표와 유사한 상표가 존재하는지 확인한 다음, 유사한 상표가 존재할 경우에는 같은 카테고리인지와 같은 카테고리가 아니라도 혼동이론(Confusion Theory)과 희석화 이론(Dilution Theory)을 적용하여 상표 등록이 가능한지 여부에 대한 분석 작업이 출원 전에 선행될 필요가 있다.

 

미국 상표출원 단계

① 출원 준비 서류

(1) 기본적 준비 서류
상표를 출원하기 위해서는 다음의 서류가 기본적으로 준비되어야 한다. 이러한 서류들은 상표 등록에 있어서 필요한 구비서류에 해당한다.

(가) 출원인 관련 서류

①출원인의 국적 및 이름(법인의 경우는 명칭)

②출원인의 주소

③선서에 대신하는 선언서

④위임인일 경우 위임장

(나) 출원 상표 관련 서류

①선서서, 상표를 사용하는 상품 및 그 분류

②상표 인쇄 견본

③출원인에 의한 그 표장의 최초의 사용일

④출원인에 의한 그 표장의 최초 상업상의 사용일

⑤그 표장이 사용되는 상품 및 그 표장의 도면

(2) 출원 종류에 따른 개별적 준비 서류

출원 종류에 따라 개별적으로 제출하여야 하는 서류는 다음과 같다.

<출원 종류별 제출 서류>

② 출원 시 주의점

출원은 ① 사용, ② 사용 예정, ③ 본국 등록(또는 우선권 주장을 수반하는 본국 출원) 요건 중 적어도 하나를 기초로 하여야 한다.사용 예정을 기초로 하는 경우에서도 최종적으로 등록되기 위해서는 사용 실적이 필요하다.

③ 수수료

상표 출원에 있어서 납부하여야 할 수수료는 다음의 표와 같다.

<상표출원 수수료>
④ 미국 상표 출원의 종류

 

(1) 현재 사용기준에 따른 미국상표출원
상표가 출원 시점에서 이미 미국 내에서 사용 중에 있다면, 실제사용기준(Actual Use)으로 상표를 출원하는 방식으로 상표권을 보호하는 방식이다. 상표의 사용이 있는 경우 상표권이 존재하고 다툼이 존재하는 경우에 실제 사용을 증명하는 사용주의를 채택한 미국상표법의 특징으로, 출원은 전자출원 또는 우편출원 모두 가능하다.

(2) 미래 사용기준에 따른 미국상표출원
미국에서 현재 사용 중인 상표는 아니지만, 앞으로 미국 내에서 상업적으로 사용하기 위해서 미리 상표를 등록하는 경우 미래사용기준(Intent-to-Use)에 따라 특허상표청에 상표출원을 할 수 있다

(3) 외국출원 우선권주장에 따른 미국상표출원
미국 이외의 나라에서 자국에 출원 중인 상표를 근거로 미국특허상표청에 상표를 출원하는 방식이다. 우선권 주장 출원의 경우에는 사용주의 원칙이 적용되는 미국에서 인정 가능한 제도로 최초 출원일로부터 6개월 이내에만 가능하다는 제한이 존재한다. 또한, 자국 상표가 등록되면 등록증 사본을 미국 특허상표청에 제출해야 한다. 이 방법은 출원 이전에 등록이 가능한지 상세히 검색하는 것이 필수적 요소에 해당한다.

(4) 외국 등록 상표권에 근거한 미국상표출원
외국에서 이미 등록된 상표를 근거로 미국의 특허상표청(US PTO)에 상표 출원을 하는 방식이다. 이 방식은 외국에서 이미 등록된 상표를 가지고 미국 시장에 진출하기 위한 경우에 보편적으로 이용하는 것에 해당한다. 미국에서 현재 사용하고 있지 않고 수년 이내에 미국에서 사용할 계획이 없더라도, 미리 자신의 상표를 등록해 두어 침해를 예방하고 발생된 침해에 대해서는 손해배상을 청구하여 재산적 가치를 지키기 위해서 이용 가능한 출원 방식이다.

이와 같은 외국 상표 등록을 근거로 한 출원은 외국 등록상표가 유지되는 한 미국 내에서 해당 상표에 기간의 제한이 없다는 장점이 있다. 이는 사용주의를 취하고 있는 미국의 출원제도에서 실제로 상표의 사용 없다고 하더라도 상표권을 가질 수 있다는 특성이 있기 때문에 외국 상표 등록에 있어 가장 효용성이 큰 제도이다.

(5) 국제상표출원제도를 이용한 미국상표출원
국제상표출원제도란 마드리드 조약(Madrid Protocol)의 가입국(contracting party)에 거주하는 출원인이 다른 가입국의 특허상표청에 직접 상표를 출원하는 것이 가능하도록 하는 제도이다. 이 조약에 근거하여 미국 상표법 안에 새롭게 규정을 신설하여 국제상표출원제도를 이용한 상표출원 방식을 새롭게 도입하였다.

미국은 자국의 상표를 보호하기 위해서 다른 나라들보다 늦게 2003년 8월 2일 마드리드 조약에 가입하고 2003년 11월 2일부터 국제상표출원 접수를 시작하였다. 이 조약은 대부분 유럽 국가와 한국, 일본, 중국 등 세계 산업을 움직이는 나라들이 대부분 가입되어 있으므로, 미국 시장 이외에 국제 시장을 공략하는 전략을 가진 기업의 경우에 국제상표출원을 하여 국제적으로 회사의 상표를 보호하고 이를 근거로 미국에 상표를 출원할 수 있다는 점에서 장점을 가진다.

다음의 표는 앞에서 언급된 5가지 방식의 미국에 상표등록을 할 수 있는 출원 종류를 관련조항과 함께 표로 정리한 것이다.

<상표출원의 종류>

위에서 살펴본 바와 같이, 상표 출원에 있어서 5가지의 종류가 존재한다. 이와 같은 상표출원과 관련하여 한국의 회사가 미국 시장에 진출하여 상표권을 확보하기를 원할 경우, 미국에 상표를 등록하기 위해서는 우선 상표권이 존재하거나 출원 중이여야 한다는 것이 전제되어야 함을 명심해야 한다.

다음의 표는 한국에서 상표권의 상황에 따른 미국에서 상표 출원 방법을 표로 만든 것이다.

<한국 상표 상황에 따른 미국에서 출원 방법>

한국에서의 상표 상황 출원 방법
한국에서 상표를 사용만 하는 경우 한국에서 출원 후 미국에 상표출원 가능
한국에서 상표를 출원 중인 경우 외국 출원 우선권 주장에 따른 미국상표출원
한국에서 이미 상표권을 등록한 경우 외국 등록 상표권에 근거한 미국상표출원
국제상표출원을 준비하는 경우 국제상표출원 제도를 이용한 미국상표출원

 

⑤ 미국 상표 출원 소요 기간

안전한 상표 등록을 위해서 미국특허상표청은 상대적으로 긴 출원 심사기간을 가진다. 심지어 사용되고 있는 상표의 신청이 아무런 장애가 없을지라도, 상표의 출원부터 안전한 등록까지 1년 이상의 기간이 소요될 수도 있다. 현재 일반적인 PTO의 재심사 기간은 약 4~6개월 정도 평균적으로 소요된다.

 

(1) 사용출원(Use Based Application)의 심사 경과

(가) 출원자의 접수

(나) 접수료 수수

(다) 심사관의 출원 심사(출원 후 4~6개월)

(라) 최초 심사 통지(출원인은 6개월 이내 답변)

(마) 출원인의 6개월 기간내의 답변

(바) 출원의 공고 승인 – 출원공고

(사) 이의 제기 접수 없을 때는 기간 경과(출원인은 등록 절차 진행)

(아) 등록 증명 발급

(2) 사용의도출원(Intent to Use Application)의 심사 경과

(가) 출원자의 접수

(나) 접수료 수수

(다) 출원서의 심사관 접수(출원 후 4~6개월)

(라) 최초 심사 통지(출원인은 6개월 이내 답변)

(마) 출원인의 6개월 기간내 답변

(바) 출원의 공고 승인 – 출원공고

(사) 이의 제기의 접수가 없을 경우는 제기기간 경과(출원인은 등록 절차 진행)

(아) 신청인의 사용증명 접수나 첫 번째 연장신청서 제출(허용 통보 후 수수료와 함께 연장 신청을 할 경우 최장 3년간 유효)

(자) 등록 증명 발급
⑥ 미국 출원시 상표 등록부 선택

상표출원에서 주등록부(Principal registers)에 출원할 것인가 보조등록부(Supplemental registers)에 출원할 것인가는 출원인의 자유의사로 결정될 수 있다. 상표는 일반적으로 주등록부에 기재되지만, 식별력이 없는 상표라고 인정되는 경우 미국 특허상표청(USPTO)이 그 표장이 상표로서 기능을 가진다고 인정함으로써 보조등록부에 등록이 가능하다. 보조등록부에 등록된 상표는 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않으므로 이의신청대상에 해당되지 않고, 사용의사에 근거한 상표출원은 보조등록부에 등록될 수 없다.

 

(1) 주등록부 등록

(가) 주등록부 등록 대상
출원인의 상품을 타인의 상품으로부터 식별할 수 있는 어떤 상표도 주등록부에 등록하는 것을 거절할 수는 없다.

(나) 주등록부 등록거부 대상
원칙적으로 어떤 분야의 상품이나 서비스도 주등록부에 등록이 가능하지만, 다음의 경우 주등록부 등록이 불가능한 상표(Statutory bar)로 등록이 거절된다. 등록이 거절된 상표는 보정이 불가능하고 이에 대한 의견서의 제출은 가능하다.

①보통명사 – 동일 또는 유사한 종류의 사물에 널리 쓰이는 이름을 지칭하는 단어

②지리적 명칭 – 지명을 표현하는 단어

③흔히 있는 성 – Smith, Jordan 등 많은 사람들이 가지고 있는 성

④성질표시표장 – 제품의 성질을 표시하는 단어

⑤선등록 또는 선사용 상표 상호와 유사한 표장

⑥연방․주․외국의 국기 및 문장

⑦특정 생존 인물 등의 이름

⑧부도덕한 표장

⑨비방표장 – 다른 상표나 사람 등을 비방하는 표장

(2) 보조등록부 등록

(가) 보조등록부 등록 요건
15 U.S.C. §1052의 규정에 의한 등록 불가 사유가 아닌 것을 제외하고 미국 상표법에 규정하는 주등록부에 등록할 수는 없지만, 어떤 분야의 상품이나 서비스에 관련하여 거래에서 사용하여 온 상표는 소정의 수수료의 납부하고 등록의 요건을 충족한 경우에 보조등록부에 등록할 수 있다.

(나) 보조등록부 등록 기능
보조등록부에 기재된 상표에도 등록 사실을 표시할 수 있으며, 심사관의 인용이나 참고에 이용될 수 있다. 그러나 보조등록부에 등록된 상표에는 소유권 주장의 통지(Constructive Notice)로는 추정되지 않으며, 등록일로부터 5년 이후라도 취소가 가능하다. 보조등록부에 기재된 상표는 주지성을 획득한 후에는 주등록부에 기재될 수 있다.

그러나, 보조등록부 등록은 상표 등록의 목적인 상표의 보호에 충실할 수 없다는 문제가 존재하기 때문에, 법에 의한 보호가 주등록부 등록보다는 미약하다는 단점을 명심해야 한다. 또한, 이러한 보조등록부에 등록된 상표는 등록 후 5년간 제3자의 이의제기(opposition)가 없을 경우 일반상표로 전환되어 상표등록이 될 수 있으나 주등록부에 등록된 일반상표가 가지는 배타적 보호권(incontestability)을 완벽하게 가지지 못한다.

 

그 밖의 알아야 될 점 

가. 취소심판 (Cancellation) 

제 3자는 등록일로부터 3년의 기간동안 사용되지 않은 상표에 대해 불사용취소심판을 진행할 수 있다.

나. 양도

상표권의 이전은 상표권에 부속된 신용 (goodwill) 과 함께 이전해야 한다. 신용 (goodwill) 과 함께 이전하지 않은 상표의 양도는 유효하지 않다. 즉, 사용하지 않은 상표 및 intent-to-use 에 기한 출원은 상표에 화체된 신용이 발생할 수 없음으로 이전할 수 없으며 사용에 의한 등록상표와 사용에 기한 출원상표의 경우에는 신용과 함께 상표의 이전이 가능하다.

– 필요서류: 양도계약서 (공인증 불요)

– 특허법은 상표권의 양도에 관하여 등록할 것을 강제하지 않고 있다.

 

자료원: 특허포털 newipbiz, 보람국제특허법률사무소, 사랑특허법률사무소

 

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