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Patent (특허)

Patent

Patent

해외 국가 중에서 가장 많이 특허를 출원하는 국가가 미국입니다. 전세계에서 가장 큰 시장을 형성하고 있으므로 대부분의 기업 및 우수기술이 미국 출원을 기본으로 생각하는 경우가 많습니다. 미국 역시 특허등록을 위해서는 신규성, 진보성 등 특허요건을 만족하는 경우에만 특허가 등록됩니다. 그러나 미국은 특유한 특허제도를 운영하고 있습니다.

미국특허법의 체계
미국특허법은 특허, 실용신안, 의장, 상표로 구분되는 한국특허법의 구조와는 다르게, 실용특허, 식물특허, 디자인특허 및 상표로 구분되어 규정하고 있습니다.

한국의 특허 및 실용신안의 경우 실용특허(Utility Patent)의 형태로 출원됩니다. 또한 미국특허법에는 심사청구라는 절차가 별도로 없고, 심사관은 출원된 특허출원을 출원 순서에 따라 심사하게 됩니다. 미국 특허법은 신의성실(good faith)을 중요시하며 발명자의 권리를 우선적으로 고려합니다. 출원인이 발명하지 않은 것을 특허를 받을 수 없다는 취지로 타인이나 다른 원천으로부터 취득한 발명은 특허를 허여하지 않습니다. (『미국특허법』 제102(f)항). 발명이 자연인(사람)에 의하여만 이루어질 수 있기 때문에 한국특허청에 최초부터 법인(학교법인, 산학협력단, 기업 등)의 명의로 특허출원을 할 수 있는 것과는 다르게 발명자 개인만이 최초출원인이 될 수 있으며, 법인은 출원 후 양도절차를 통하여 권리를 양도받을 수 있습니다. 또한 명세서 내용을 검토하고 이해하였으며, 본인이 최종의 발명자이고, 정보를 공개할 의무를 확인한다는 내용을 담고 있는 선언서(declaration)를 발명자가 직접 서명하여 정규 특허출원 서류로 제출하도록 되어 있습니다.

공지행위에 대한 유예기간(Grace Period)
가장 빈번히 발생하는 출원 전 공지행위의 경우 미국은 타국가에 비해서 비교적 관대합니다. 공지일로부터 1년 이내 미국 출원이 가능하며, 이 1년을 유예기간(grace period)이라고 부릅니다. 주의할 점은 한국에 선출원하여 이를 바탕으로 우선권 주장 출원하는 경우에도 한국출원일 전에 한 공지행위는 공지일로부터 1년 이내에 미국출원이 완료되어야 하여 사실상 우선권 기간이 단축되게 됩니다.

IDS(Information Disclosure Statement)
정보개시서(IDS)라는 미국 특유의 제도가 있습니다. 미국특허청은 출원인의 성실과 신의를 중요하게 생각해 특허 심사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 서류 제출을 요구하고 있습니다. 이는 출원방명에 관련된 모든 사람들에게 그들이 알고 있는 당해 발명에 관련된 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자가 있는 특허권이 발생되는 것을 미연에 방지하고자 하는 것으로, 모든 출원인을 특허, 간행물 또는 기타 정보 등 인용문헌의 리스트, 자료의 사본, 당해 발명의 기술관련성에 대한 개략적인 설명을 제출해야 합니다. 제출된 정보는 특허청 심사의 비교대상이 되고, 정보개시의무 위반 시에는 출원인의 특허가 소송을 통하여 무효화 또는 무력화 될 수 있습니다. IDS 자료로서 타국가의 특허청에서 인용한 문서(특허)들이 있습니다. 한국특허청에서 의견제출통지에서 제시한 유사 문헌들은 모두 IDS에 해당하며 국내 건을 담당하는 대리인과 해외 건을 담당하는 국내대리인이 상이할 경우 상기 문서에 대한 정보제공이 이루어지지 않을 수 있으므로 이런 경우 별도로 IDS제출을 확인해야 합니다.

가출원제도(Provisional Application)
가출원이란 정규출원보다 저렴한 비용으로 간편한 절차를 통해 출원을 하여 먼저 출원일을 확보하고 1년 이내에 정규출원을 하면 후에 출원된 정규출원은 가출원일로 출원일의 소급적용을 받는 제도입니다. 가출원시에는 청구범위를 제출하지 않아도 되며, 영어로 제출하지 않아도 되어 신속한 출원일 확보가 필요한 경우에 매우 유용하게 이용되는 제도입니다. 가출원은 실체심사 대상이 아니어서 가출원 자체는 특허 등록 될 수 없으며, 가출원은 가출원일부터 1년이 지난 후에 취하됩니다.

자료원: 연세대학교 연구처/산학협력단

 

‘특허심사 하이웨이(Patent Prosecution Highway; PPH)

출원인이 여러나라에 특허출원시, 한 국가에서 특허심사가 먼저 진행되어 특허허여 받은 청구항이 있을 경우, 특허 허여한 국가의 특허청 심사결과를 이용하여 특허심사과정을 신속하게 진행하고자 만든 프로그램으로, 현재 한국은 일본, 미국, 중국, 독일, 멕시코 등 여러나라들과 PPH 프로그램을 가동하고 있습니다. 

‘특허심사 하이웨이(PPH)’ 청원 요건:

1) 대표적인 대상 출원
– 한국특허출원을 기초로 우선권 주장하여 미국특허출원한 것으로 한국에서 특허 결정을 받은 청구항이 하나 이상 존재.
– 한국특허출원을 기초로 PCT 출원 후 미국 국내단계로 진입한 것으로 한국에서 특허 결정을 받은 청구항이 하나 이상 존재.
2) 미국특허 출원의 청구항이 한국특허의 특허결정 받은 청구항과 상응(sufficiently correspond).
3) 미특허청 심사가 진행되기 전.

특허심사 하이웨이 장점:

미특허청 자료에 의하면 PPH를 통할 경우, 다음과 같은 장점이 있습니다.
– 조속한 심사 착수 (PPH 청원 승인 후 2-3개월안에 심사 착수).
– 보통 출원의 경우 50% 미만이 특허를 grant 받으나, PPH를 통할 경우 90% 이상 특허 grant 됨.
– 상대적으로 적은 횟수의 Office Action 으로 특허 grant 되므로 특허취득 과정에 소요되는 비용절감.
– 한국특허청 심사자료를 이용하므로 심사기간 단축.
– 2010년 5월 이후 PPH 청원관련 관납료 폐지로 비용 절감.

PPH 관련 제출서류:

– PPH 청원서(청구항 대응관계 설명 포함)
– 특허결정된 한국특허 국문청구항, 청구항 영어번역문, 및 영어번역이 정확하다는 증명서.
– 한국 특허 심사 관련 통지서 (의견제출통지서, 거절결정서) 및 영어번역문
.
(등록결정서(decision to grant)의 제출과 번역은 필요하지 않음
)
– 한국특허청이 인용한 자료를 열거한 정보공개진술서
 (IDS)
– IDS에 열거된 자료의 사본

청원과 관련하여 변리사 수임료(documents review/preparation/filing 수수료)가 추가 소요되나한국특허청에서의 특허심사가 미국특허청 심사가 시작되기 전에 완료되는 경우가 많고 특허권의 조기확보 및 특허취득까지의 전체 소요비용 절감 등을 감안할 때, PPH는 한국 출원인에게 매우 유용한 제도라고 할 수 있습니다

자료원/출처: 특허법인 KORUS

UA-43056294-1