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IPO 는 미국 내 가장 큰 규모의 지재권 변호사를 비롯한 지재권 소유자들의 협회로1972년 창설된 이후로 지재권 소유자들의 권리장전과 그 외 지재권 공공 교육, 정책강화 등 여러 방면에서 활동. Photo Courtesy of IPO
IPO 는 미국 내 가장 큰 규모의 지재권 변호사를 비롯한 지재권 소유자들의 협회로1972년 창설된 이후로 지재권 소유자들의 권리장전과 그 외 지재권 공공 교육, 정책강화 등 여러 방면에서 활동. Photo Courtesy of IPO

최근 지재권 주요 사례 정리

미국 최근 지재권 동향
지난 1년간 사법부, 행정부 등에서 굵직한 사건 쏟아져

 

최근 보스톤에서 열린 IPO 연례 행사에서는 최근 지재권 동향에 대한 많은 정보가 교류. 지난 1년간 미국 행정, 사법부 등 전 방면에서 지재권관련 굵직한 판결과 정책 등이 나타났는데, 다음은 각 부처에서 다룬 중요한 케이스를 간략하게 정리해 봄.

 

The Supreme Court of the United States (미국 연방대법원)


Fed. Trade Comm’n v. Actavis, Inc., 570 U.S. ___, 133 S. Ct. 2223 (2013)

–       2003년 6월 17일, 미국 대법원은 두 제약업체간의 *역지불합의 (reverse payment patent settlement) 합의에 대한 타당성 여부는, 합리적인 (rule of reason) 논리에 의해 판단되어야 한다고 판결을 내림.

–       Solvay라는 제약회사의 특허 중, 유명 브랜드인AndroGel인 의약에 대해, 경쟁사인 Actavis 와 또 다른 업체는 *Hatch-Waxman Act 법 에 의거하여 자신들이 AndroGel 와 같은 종류의 약을 재생산하고 유통하는 것이 정당하다고 주장. Solvay 는 그에 대해 특허침해 소송을 하였고, 법원 판결이 나기 전에 두 당사자는 역지불합의 (reverse payment agreement) 계약을 통해 합의를 봄. 이 합의서에 따르면 Actavis 와 다른 업체는 2015년 8월까지 이 제약시장에 진출을 하지 않기로 하고 (AndroGel의 특허 만료일은 그 후 5년 동안 더 지속됨에도 불구하고) 그 대가로 수십억 대에 이르는 금액을 Solvay 부터 받음.

–       대법원에서 다룬 이슈는 이 역지불합의서가 독점 금지법 (antitrust)을 위반했냐는 여부였는데 항소법원 (11th Circuit) 에서는 그렇지 않다고 판결. 그 이유는 Solvay 가 애초에 정당한 방법으로 약에 대한 특허를 인가 받았고, 그 특허가 허락하는 효력의 범위 내에서 업체간 거래가 이루어졌기 때문에 독점금지법에 위반되지 않는다는 이유.

–       하지만 대법원에서는 그 판결을 뒤집었는데, 그 이유인 즉, 역지불합의를 해석하는데 있어서 단순히 특허의 조건이나 수익 가능성을 떠나 그 외 통상적으로 고려되는 독점금지법의 요소들, 즉, 반경쟁적인 효과, 시장파워, 공익, 그리고 그로부터 발생할 수 있는 법적 이슈 등이 역시 중요하게 고려되어야 한다는 해석. 덧붙여서 역지불합의는 일반적인 합의 계약서가 아닌 점을 지적하며, 아직 불이익을 입지 않은 당사자가 합의금을 받고 특허권자의 시장으로의 진출을 포기하는 것으로, 전면적인 독점금지법 분석이 필요하다고 지적.

* 역지불합의: 경쟁업체가 특허보유자에게 일정액을 받는 조건으로 그 시장에 진출하지 않거나 그 특허에 대한 진위성 여부를 묻지 않겠다고 약속하는 계약서. 이는, 어느 분야에서건 특허를 인가 받음에 따라 그 특허보유주는 그 시장의 독점적인 위치를 차지할 수 있음에도 불구하고 경쟁사들이 그 특허의 진위여부에 의문을 제기하며 소송을 걸고 또 그 소송으로 인해 앞서 인가 받은 특허가 취소되는 경우를 방지하기 위해 존재. 하지만 독점 금지법의 취지와 충돌하고 공익에 반(反) 하는 것으로 자주 문제제기.

* Hatch-Waxman Act: 1984년 제정된 연방법으로 제약회사들이 상표명이 없는 의약품 (generic drugs) 의 생산을 적극 장려였고, FDA 로부터 “generic”이라는 것을 판정 받을 경우, 이미 같은 의약에 대해 특허를 인가 받은 브렌드 제약회사로부터의 특허침해 소송에서 자유로울 수 있음. 특허소지 브랜드 제약업체에게 불리한 법률.

 

The Federal Circuit (미국 연방항소법원)

Motiva, LLC v. Int’l Trade Comm’n, 716 F.3d 596 (Fed. Cir. 2013)

–       2013년 5월 13일, 미국 연방항소법원은 ITC 가 내린 판결을 수용. 판결 내용에 의하면 Motiva 라는 회사가 Nintendo 를 상대로 소송을 하였지만, 소송의 근거가 되는 Tariff Act 에 명시된 337조항을 Nintendo 측에서 위반했다는 것을 증명하는데 실패.

–       제 337 조항에 의하면 미국 특허를 침해할 수 있는 해외 제품 (articles)이 수입되는 것이 금지되어 있는데, 단 이 조항을 충족시키기 위해서는 미국특허가 사용되는 같은 제품이 유통되는 시장이 이미 미국에서 존재하거나 혹은 시장이 형성 과정 중에 있을 때만 충족. 이것을 “domestic industry” 조건이라고 부르는데, 회사측에서 (1) 특허 발명품에 대한 시장이 있다는 것을 증명하거나 혹은 (2) 특허 발명품과 관련된 라이센싱화에 충분한 투자가 이루어졌음을 보여준다면 조건 충족 가능.

–       Motiva 는 Nintendo 가 Wii 비디오 게임을 수입함에 따라 자사의 특허가 침해되었다고 주장. 하지만 그 특허기술이 유통될 수 있는 시장이 미국 내 마련되어있지 않았기에, 두 번째 충족조건인 “자사 특허 관련된 라이센싱화에 대한 투자”라는 명분으로 domestic industry 조건을 충족시키려고 시도. 하지만 그들이 내세운 라이센싱화에 대한 투자라는 주장의 근거는 다름아닌 아닌 바로 Nintendo 에게 제소한 소송에 막대한 자금이 투자된다는 것이 전부.  Motiva 는 그 누구에게도 그들의 라이센스를 준 기록이 없었음에도 불구하고 Nintendo 와의 소송이 미래에 있을 라이센싱화 노력에 실질적인 투자라고 주장을 함.

–       연방항소법원은 하지만 Motiva 의 Nintendo 에 대한 소송이 Domestic industry 조건을 충족하기 위해서는 라이센싱 프로그램에 막대하고 직접적인 투자가 이루어짐으로써 그것이 보유하고 있는 특허기술이 사용된 제품의 개발로 이어져야 한다고 하면서, Motiva 의 투자는 라이센싱 프로그램에 직접적인 연관이 없고, 라이센싱의 극대화 혹은 제품에 대한 시장 창출이 아닌 반대로 단순한 이익창출을 위한 소송이라고 추정되기 때문에 제 337 조항의 domestic industry 조건을 충족시키는데 실패하였다고 결론.

한국기업에 적용:

–       예를 들어, 한국기업이 앞으로 A라는 제품을 미국으로 수출함에 따라 그 제품이 미국의 B 라는 특허를 침해 할 수 있다고 가정할 때, 미국기업들이 한국기업의 A 제품의 수출을 막기 위해서는 Tariff Act 의 337 조항에 의거, “domestic industry” 조건을 충족시키면 됨. 그러기 위해서는 B 라는 특허를 사용하는 C 라는 제품이 이미 미국에서 유통되고 있고 그런 시장이 있다는 것을 증명해야 함.

–       한국기업 입장에서는 실재 그런 시장이 존재하는지, 존재하지 않는다면 그 특허의 라이센싱화가 적극적으로 이루어지고 있는지 등의 시장 사전조사가 필수.

–       단, Tariff Act 337 (l) 에 의하면, 만약 미국 정부에서 인가를 한 수출품이거나 미국 정부가 주도하여 수출을 성사시켰을 경우에는 설사 미국 내 특허 침해 가능성이 있더라도 허용.

Executive Orders (행정 명령)

Tight Regulation against Non-Practicing Entities (NPEs)

–       2013년 6월 4일 백악관은 미국 전체 특허침해 소송에 62%를 차지하고 있는 NPEs (다량의 특허를 구입해놓고 사용은 안하며, 자신의 특허를 침해했다고 추정되는 업체에 대해 소송을 거는 기업)에 대한 규제를 강화하는 행정 명령을 내놓음.

–       총 5개의 명령을 내놓았고 이 중에는 ITC 와의 협력관계 강화, 특허화된 제품을 사용하는 고객들이 부득이한 특허침해 소송에 휘말리지 않게 하는 정책 등, NPE 의 세력약화에 적극 동참.

 

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