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자유실시 여부Freedom-to-operate (FTO) 의 중요성

 

자유실시 여부Freedom-to-operate (FTO) 의 중요성

 

 기업가들은 세계 최대 시장인 미국에서 성공을 목표로 사업전략을 수립할 새로운 기술개발에만 신경을 쓰는 나머지 위험요소 평가에는 소흘히 하는 경우 있음

 좋은 기술과 특허를 소유할 경우유리한 위치를 점하지만 실상  기술을 미국에서 자유롭게 실시할  있는지 여부가  중요 è 미국 기업들은 새로운 제품을 출시하기 앞서 자유실시 여부 혹은 특허침해분석 (freedom-to-operate 또한FTO) 조사를 하는 것이 일반화 됐음  

ㅇ 미국 특허법에는 우리나라와 같은 무효심판 및 권리범위확인심판 제도가 없어 미국 특허법상 특허도전 방안은 무엇인지, 우리나라 제도와 어떤 차이점이 있는지, 특히 새로 도입된 Inter Parte Review 제도가 우리나라의 무효심판과 같은 기능을 할 것인지, 그 실무적 활용방안은 무엇인지 등을 구체적으로 검토할 필요가 있음

 

 아무리 좋은 제품과 기술을 보유하더라도타인의 선행 특허를 침해하게 되면 시간적이익적또한 지재권리 자체를 잃을  있음

ㅇ 미리 선행특허들에 대한 파악을 함으로 특허 침해 위험을 감소 할 수 있음

ㅇ 통상적으로 특허권자의 발명품을 제3자가 무단으로 사용하는 경우가 특허침해에 해당되는데, 이러한 경우 1차적으로 침해에 해당되는지 변리사를 통해 감정하는 절차를 진행하여 침해가 해당되면 내용 증명에 따른 경고장을 송부함으로써 침해행위에 대한 조치가 개시 됨

ㅇ 물론, 사안에 따라서 침해행위에 해당되지 않을 수도 있으므로, 침해주장을 받은 제3자 역시 변리사를 통해 감정의견을 받은 후 침해가 아니라는 판단이 서는 경우 적극적으로 방어를 해야 함

ㅇ 이러한 특허침해여부 판단은 결국 공적인 기관 (법원, 특허심판 등)의 판결/심판 등에 의하여 확정되는 것이며, 제3자의 행위가 특허권의 권리범위에 속하는지에 대한 확인을 구하는 권리범위확인심판이나, 침해금지가처분 등의 절차를 통해 확정될 수 있음.

ㅇ 상기 절차로 인하여 침해로 확정되는 경우 특허권자 측에서는 후속절차를 진행하게 되며, 이러한 절차로는 형사고소 및 민사상 손해배상청구 등의 절차를 수행하게 되며, 이 절차에서는 변호사가 개입되며, 본격적인 분쟁 절차로 돌입하게 됨

ㅇ 특허침해소송 절차는 특허심판원 및 법원에서 진행되는 고도의 절차로 심판 및 소송 실무 경험이 풍부한 특허사무소를 통해 자문을 구하는 것이 바람직한 방법 일수도 있음

 

 특허침해분석을 미리 했었을  특허침해판정을 바꿀  있었던 법원 판례들

ㅇ 삼성 갤럭시 폰은 특허로 중무장된 좋은 제품이었지만, 애플의 선행 특허를 충분히 파악하지 못해 패소하여 이득 챙기지 못함

ㅇ 또한, 제약회사 Merck가 BMS사에게 $625M (약 7천억)의 침해액을 배상하는 settlement 계약서에 도장을 찍었으며 이 금액은 과거 침해분에 대한 배상액이고, 장래 판매에 대한 로열티 (순수익에 6.5%)는 2026년까지 별도로 지불해야 함

– 이 사건에 관련된 제품은 Keytruda라는 바이오 (항체) 항암제인데, 지금 매출은 연 7천억 정도이지만 수년내 연 5조원까지 성장할 제품이라고 하며 앞으로 지불할 로열티도 어마어마한 금액 임

– Merck는 이러한 대단한 제품을 개발하고도, 가만히 앉아 있는 BMS에게 엄청난 돈을 안겨주어야 함.

– 이렇듯 FTO를 철저히 하지 못한 경우, 혹독한 대가를 치를 수도 있음

– 한가지 흥미로운 사실은 본건 분쟁에 사용된 특허는 PDL BioPharma사의 humanized antibody 기술임

– BMS가 PDL 특허에 대한 권리를 가지고 있음

 

 시사회

ㅇ 미국에서 사업을 하기 위해서는 FTO가 중요하다는 점을 국내 기업이 인식해야 함

ㅇ 문제는 FTO 조사가 대체로 고가인 경우가 많은데, 나중에 큰 비용을 배상하는 것보다는 초기에 이를 최대한 방지하는 것이 더 바람직 하기 때문에 사업에 대한 보험이라는 생각으로 접근하는 자세가 바람직함

ㅇ 특허전문 변호사에게 특허권리범위에 대해 구체적인 내용에 대해 조언을 받는 관행이 구축되야 함

 

 

자료원개인 블로그 및 소셜미디어 자료들 재정리

(이기석 변리사:  https://www.facebook.com/ksluspat/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf);

http://cafe.naver.com/prama/19

http://blog.naver.com/hyun9na/220907481323

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