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유명 팝가수 비욘세. 딸 이름 상표등록시도 실폐 사례

 

□ 개요

○ 미국의 유명 팝 가수 비욘세(Beyoncé)는 흑인 여성 아티스트로서 가장 많은 그래미 후보군에 오른 영향력 있는 음악 엔터테이너

○ 비욘세와 남편 제이지 (Jay Z)는 음악 산업을 넘어서 브랜드 창출에 큰 성공을 거두었고, 미국특허상표청(USPTO)에 그들의 딸 이름인 ‘Blue Ivy Carter’를 유아 라이프스타일 분야에서 브랜드화 하기위해 상표 출원 시도

○ 2016년 1월 22일, 비욘세 소속사에서 다수의 상품과 서비스 표준 문자 상표 “Blue Ivy Carter”를 출원

– 이 상표는 무려 14개 : 향수, 화장품, 금속 열쇠고리, 음악 CD와 DVD, 유모차, 유아용 담요, 유아침대용 시트, 헤어밴드, 유아용 딸랑 이, 유아용 그네, 온라인 쇼핑몰 서비스와 온라인 비디오 게임

 

□ 상표 분쟁

○ 미국 상표법에 의하면, 상표가 등록되기 위해서는 출원 시 주장하는 상품과 서비스 부분에서 상표가 사용되고 있는지에 대한 증거를 제시해야 함

○ 하지만 “Blue Ivy Event”라는 또 다른 이름의 업체가 있었으며 이 업체는 2009년부터 보스턴에 기반을 두고 영업을 하고 있었음

– Blue Ivy Event사는 행사기획 서비스 부분에서 상표권을 소유하고 있음

○ ‘Blue Ivy Event’에 경영자는 상표등록을 주관하는 미국특허상표청(USPTO)에 비욘세의 상표 등록을 반대하는 신청서 제출 시간을 연장하는 탄원서를 제출 했고, 특허상표청은 이에 대한 허가를 내림

○ 이 이벤트 기획 회사는 현재 이벤트 기획과 더불어 컨설팅 서비스 (Class 35 and 41)에 Blue Ivy를 등록했기 때문에 실질적으로 비욘세도 여전히 상품이나 Wedding/이벤트 기획과 전혀 무관한 상표권 등록을 확보 할 수도 있음

– 물론, 비욘세 측이 그 상표권을 확보하기 위해선, 6개월 안에 실제로 상표를 사용해야 함

○ 또 다른 방안으로는, 비욘세 가족측이 상표권 공동 소유를 주장할 수 있는데, 이럴 경우 두 당사자는 동 상표권을 보유 할 수 있지만 다른 사업 분야 또는 상대 브랜드에 간섭하지 않을 것에 동의해야 함

– 하지만 보스톤 이벤트 회사에서 이 제안이나 합의에 동의할 가능성은 낮아보임

 

□ 예상 결과

○ ‘Blue Ivy Event’와 ‘Blue Ivy Carter’는 표면적으로 유사해 보일 수도 있지만, 보스톤의 이벤트 회사는 2009년에 미국특허청에 상표 등록 이후 수년간 상표권을 사용하고 있었기에 더 유리한 입장이라고 보여짐

– 물론, ‘Blue Ivy Event’의 ‘Blue Ivy’라는 문구의 상표를 소유한 기타 회사는 2개가 더 있음

○ 이 사건은 실제 2012년부터 시작 됐고, 2012년에 신생 딸의 이름을 상표로 등록하려는 비욘세 측의 시도를, ‘Blue Ivy Event’에서 성공적으로 방어한 전례가 이미 있었음

– 당시, 이벤트 기획 회사는 자신의 상표권에 대해 성공적으로 방어하였고, 비욘세는 반박에 필요한 모든 서류를 제시간에 작성하지 못해 주장에 실패했었음

○ 미국 내에서 상표를 등록하지 않고 상업상 사용할 수는 있으나, 상표 등록자로써 누릴 수 있는 혜택이 한정적이고, 비 등록 시 추후 상표 침해로 연결될 수 있는 위험성이 크기 때문에 상표등록을 권장함

○ Blue Ivy 상표의 미래는 아직 정해지지 않았지만, 비욘세 측이 지속적으로 같은 건에 대해 주장할 경우, ‘Blue Ivy Events’에 맞설 수 있는 철거 비용, 변호사 비용 뿐만 아니라 그만한 논리가 필요할 것으로 여겨짐

 

□ 시사점

○ (상표의 실제 사용) 미국 상표법에 의하면 상표를 출원함에 있어 출원인의 주관적인 상표 사용의사가 있어야만 상표등록이 됨

– 상표등록 후 이 상표를 실제로 사용했음을 증명하지 못하면 등록이 취소됨

– 사용의사에 의한 상표등록의 경우 상표등록 후 일정한 기간 내에 등록상표를 실제 사용해야 하며 관련 서류를 제출해야 함

* 즉, 상표에 대한 등록결정통지(Notice of Allowance)가 있는 날로부터 6개월 이내에 상표를 실제로 사용했다는 증명을 제출하거나 또는 추후 사용을 하겠다는 기간 연장(24개월까지)을 반드시 신청해야 함

 

자료원: 포브스 기사, CNN 기사, 뉴욕 무역관 자체 자료 등

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